11月12日-13日，由中国汽车工程学会、中国汽车技术研究中心有限公司、宝鸡市人民政府联合主办的“中国汽车知识产权年会”隆重召开。本年度中国汽车 知识产权年会以“知识产权铸就创新发展之基”为主题，更多元化的国际视角全新定位，围绕知识产权管理提升与增效，汽车知 识产权发展的政策导向、国际形势，以及如何进行诉讼风险应对展开交流。峰会期间，中国贸促会专利商标事务所有限公司专利诉讼处处长助理 钱亚卓发表了以“中美关系与在美知识产权保护”为题的主旨演讲。

中国贸促会专利商标事务所有限公司专利诉讼处处长助理 钱亚卓

以下为演讲实录：

大家好，首先切合咱们这个主题，先简单聊一聊美国大选年背景下的中美关系，然后关于知识产权在美保护，分三个层级，一是企业需要了解这个游戏规则，今天我们要了解的是美国337调查规则，然后就是FTO和预警，三是企业拥有的知识产权武器，也就是知识产权布局。

加上今年从年初开始的疫情一直蔓延到今天，欧洲、欧美又开始了第二波疫情，使得中美关系又更加复杂，在这种复杂的中美关系情况下，企业更加重视对知识产权的保护，就像开头说的我们要了解它的规则、积极采用预防措施。

我们来看一下美国337的调查，今年6月份北京疫情刚刚有所好转，咱们有一家央企就收到了337调查立案通知，他很快组织起队伍，由集团公司、子公司联合成立应对小组，在当时疫情的情况下，我们大大小小进行了几十场视频会议，整个应对策略分三个层级：一是如何来应对，二是我们有没有反制手段，三是看看有没有可解性，第一个我们是不是可以进行不侵权抗辩，存在一定抗辩的可能性，但是由于不确定性因素太多，把握不是那么多，第二个我们来进行无效抗辩研究，我们下了很大力气，组织了好几检索团队，应用了很多数据库，除了商业数据库还应用了央企专用数据库，还有竞争对手手册，我们发现有一本俄罗斯书籍有可能有用，这个集团公司拖人从俄罗斯买回来，在最后我们确确实实找到了一些比较有用的技术，作为这种无效抗辩我们心里有了一定把握。另外作为337调查特别重要的一点做好规避设计，因为337调查针对进口美国产品，你规避做好之后即便有不利判决，你这个规避设计到了美国之后依然会丧失市场，这个央企实力非常强，有了这几样我们心里也就一定底气。至于这个反制手段，一个是提无效程序，无效程序跟无效抗辩不一样，无须抗辩是在美国贸易委员会框架下进行的，无效程序可以在美国法院来进行，另外一个反制手段特别重要的我们要看一看央企自己的专利，我们如果有合适反制手段就有条件跟他谈判，事实上这个案子进行下去之后，律师费也是越来越高，对于双方都是特别沉重的负担，到了今年9月份的时候，大家都觉得我们坐下来谈一谈吧，前前后后大概经历了8次谈判，最终达成了一个和解协议，在行政法官出庭之前就达成了和解协议，私底下说一下它这款产品，之前的知识产权都做得特别好，但恰恰这款产品做了之前出口美国的时候，漏了做一下防侵权检索，这个大概10月份全部结案了。

刚才谈到337案子，我们看一下337调查都有哪些？进口存在不公平行为，包括专利、商标、不正当竞争、商业秘密、版权等，这个337调查主旨是保护美国的国内产业，它对美国是否存在国内产业是有要求的，美国国内产业什么意思呢？就是说你这个专利必须要真正去实施了，要么你得有自己的产品生产出来或者你许可给他人的，被许可人也得有产品实施出来，一直程度上遏制NPE，NPE想拿这个专利打337的话，必须出示出被许可的产品。另外你不能说我实施生产一件产品也叫实施，那不行，得有经济要件，你在厂房设备或者劳动力、研发方面有投资，这样才算真正的美国产业。

337调查还有一些核心技术，我讲讲跟诉讼不一样的，它会考虑美国公共利益，你为了保护专利权的权益必然会采取一些措施，如果对专利权的保护会损害公众利益的话，那么这个337调查的ITC就会做一些权衡，另外如果337调查被判定确实违反了337，它的处罚非常严格，首先会发出有限排除令，对于那些已经进入到美国的产品，ITC会发出一个制止令，限制这些产品在美国销售和推广，如果违反会有罚款。

337调查为什么这么受人重视，它和诉讼特别不一样的地方，诉讼程序特别慢，基本上好几年，ITC特别快，12个月到18个月就全部完结了，这个过程比较清晰，申请人提交申请，立案，分配给刑事法官，复审之后会有肯定性仲裁和否定性仲裁等。前面回顾一下337的特点，首先它的主管是美国国际贸易委员会，ITC，而不是法院。

刚刚我们提到两次证据开示，如果经常看美剧的人会比较熟悉，证据在美国是特别重要的，比如说像337如果开始之后，外聘律师会给公司发一个通知说证据要开始保存了，所有相关人员关于你的文件、邮件，你的修改都得停止，因为一旦违反之后后果很严重，你想偷偷删掉一些好象不利的东西，这个是万万不能的，因为在2013年有个陶瓷化学商业秘密案，就是删除了一个文件，而且是当着律师的面，导致败诉。证据开示，它的问题会特别多，互相会有环环相扣的东西，你在一个问题上的躲闪或者不诚实很快会通过其它问题被挖掘出来，一旦有这个情形出现这个案子就完蛋了。337证据开示，对商业秘密你可以要求去调查，还有Yes  or No总之特别复杂，特别考究律师的能力。

这红色是中国企业数量，这也是显示了中国企业占比，基本30%是中国企业，2019年更是到了50%以上，所以中国企业要特别注意在美的全面保护。337调查如果遇到了怎么应对，其实在刚才的案例中大家也听得很清楚了，最重要的一点，也就是第一点，要找一个好的律师、找一个好的律所，跟律师、律所一起大家再来研究，不侵权抗辩的可能性、无效抗辩的可能性，规避设计的可能性还有和解的可能性，你想谈和解就要做到手中有粮，心中不慌，这就是我们的知识产权布局，一定要提前布局，未雨绸缪。

作为在美知识产权预防措施，最明显的就是FTO和预警，尤其今年新冠疫情，国外企业做这些的真的是减少了，但是中国企业依然在增长，FTO就是自由实施检索，侵权检索，企业经常说我这个产品申请专利保护了怎么还能侵权，这些都是误区，不能避免侵权风险。关于FTO我建议最好在投资研发之前就做，这样可以降低未来研发资金等等的成本。FTO这个检索过程不细说了，主要是专利代理师会跟技术人员详细沟通，了解技术细节，概括出技术点来，评估风险，提出一些可靠的建议。如果确实是落入保护范围之外，跟337那些措施也是一脉相承，首先看能不能规避，不能规避看看这个专利有没有可能被无效，或者还没有被授权的话，有没有可能提三方意见阻断授权，实在不行我们谈许可、谈转让。

行业预警我粗浅看完就像一个大型的FTO，它不是针对具体产品而是针对整个行业，我们需要了解一下相关技术在世界各国的分布，主要竞争对手它的分布，还可以了解行业热点、行业空白点等等这些方面。提醒一下，其实咱们政府对企业是有很多扶持的，就比如说像2019年北京市就有很多资金，其实过去这些年每年都有，我就列了一下2019年北京市对企业知识产权海外预警的项目，其中有三个涉及我们汽车行业，自动驾驶技术、车联网技术和氢燃料燃料电池电池技术，各位回去也可以看看当地政府有没有扶持项目，这样就可以利用政府扶持帮助企业达到海外预警风险的防范。

之前也谈到作为企业特别重要的就是你一定要有自己的武器，要有自己的知识产权布局，关于知识产权布局是一个相当庞大的话题，甚至可以作为整个会议议题，我在这不再展开说了，重申一下12字方针，提前布局、未雨绸缪、掌握主动。

谢谢大家！

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅，仅作为参考资料，请勿转载！）

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